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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige como requisito para acceder al registro de un dominio “. eu “ que se disponga de establecimiento en la UE.

28 de septiembre de 2012 |

El TJUE, se ha pronunciado sobre la posible validez de un contrato de licencia de marca que haya sido otorgado por una sociedad sin establecimiento en la UE y con el único objeto de registrar un nombre de dominio “.eu”, como base para acceder al registro de un nombre de dominio durante la fase preferencial establecida a tal fin.

Walsh Optical Inc., compañía norteamericana sin establecimiento en la UE, otorgó a la firma Bureau Gevers un contrato de licencia sobre su registro de marca de Benelux “Lensworld” para que esta última solicitara el registro del nombre de dominio “lensworld.eu”. Por otro lado, a una empresa belga que posee la marca «Lensworld» en Benelux, solicitó el registro del nombre de dominio durante la fase preferencial, siendo denegado por EURID (entidad encargada de la gestión del dominio “.eu”) tal petición como resultado de la previamente realizada por Bureau Gevers. Frente a dicha denegación, Pie Optiek S.R.L. interpuso una acción ante el Tribunal Arbitral de la República Checa alegando el registro especulativo y abusivo del nombre de dominio por parte de Bureau Gevers.

El TJUE determinó que el contrato suscrito entre Walsh Optical Inc y Bureau Gevers no cumplía con las condiciones esenciales de un contrato de licencia, en concreto, el derecho del licenciatario a explotar la marca licenciada económicamente, por lo tanto tampoco debería considerarse el mismo suficiente fundamento para permitir a Bureau Gevers acceder al registro del dominio “.eu”.

Recordemos que únicamente las empresas u organizaciones establecidas en la Unión Europea pueden solicitar el registro de un dominio “.eu”, por lo tanto no debería un titular de un derecho anterior que dispone de la plena titularidad de dicho derecho, pero no cumple el criterio de presencia en el territorio de la Unión, obtener un nombre de dominio “.eu” en su favor a través de una persona que cumple dicho criterio de presencia pero no dispone de dicho derecho, debiendo así revocarse el nombre de dominio otorgado a Bureau Gevers.

Si bien es verdad que dadas las especiales circunstancias del caso, esta cuestión prejudicial tendrá un alcance limitado.